ライセンス契約と通常実施権の当然対抗制度(平成23年特許法改正)-1

平成23年に改正された特許法は、いよいよこの4月1日から施行されます。

その改正の中で契約実務において特に重要なのが、ライセンス契約で許諾された使用許諾権(通常実施権)の保護のために、特許庁に実施権の登録をせずとも、特許権の譲受人などの第三者に【当然対抗】できるとする新たな制度です(「当然対抗制度」と呼ばれているようです)。

「通常実施権」とは、主にライセンス契約に基づいて、特許権者から第三者に対して許諾される当該特許発明を実施する権利です。

同じような概念に「専用実施権」というものがありますが、専用実施権の許諾を受けた者(専用実施権者)は、その特許発明の実施する権利を「専有」することができます。
この場合、他の第三者の特許発明の実施だけでなく、専用実施権を許諾した特許権者の実施すら禁止することができるという強力な権利です。
専用実施権については、今後も従来通り「登録」が成立、移転等の要件となっており、改正の対象にはなっていません。

一方、通常実施権は、上記のような「専有」の権利ではありません、
通常実施権を許諾しても、特許権者が当該特許発明を実施することは妨げられませんし、非独占的な通常実施権であれば、多数の者に同じ特許発明の実施を許諾することもできます。

通常実施権は、特許権者が自由に第三者に許諾することができるものですが、当該通常実施権の許諾を受けたことを特許権の譲受人等の利害関係ある第三者に対抗するためには、これまでは、通常実施権の「登録」が必要だとされていました。

しかし、通常実施権の登録をすることは手間と費用がかかるといった問題もあり、また、登録をすることにより、誰が実施権の許諾を受けているかという企業秘密に属する情報が一般に開示されてしまうこととなるため、ほとんどすべての通常実施権の登録はなされていませんでした。

このように実施権の登録していない場合、特許権が第三者に譲渡されてしまうと、その通常実施権は新特許権者に対抗できなくなりますので、非常にリスクが大きいことになります。

従って、多くの場合、契約上の手当てとして、ライセンサー(特許権者)は、ライセンシー(通常実施権者)の承諾なく特許権を譲渡しない、という条項が設定されていました。

しかしながら、ライセンサー(特許権者)からみると、自分の特許権は重要な企業財産ですから、企業再編などにおいて第三者への譲渡対象に挙げられる場合が多いものと思われますが、上記のように契約上の譲渡禁止という縛りがあるため、特許権という資産が有効に利用できないという問題も生じていました。

これらを解消するために、今回の「当然対抗制度」、すなわち、登録をせずとも、契約などの証拠さえあれば、通常実施権の許諾を受けたことを第三者に対抗できるという改正に繋がったわけです。
これに伴い、通常実施権の登録の制度は、廃止されることになりました。

改正特許法94条は、次のように規定されることになりました。

「通常実施権は、【その発生後に】その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」

この結果、一言でいうと、今後は、登録ではなく、契約書その他の証拠を揃えて当該権利の許諾を受けていることを立証することになります。

では、ライセンス契約実務として、契約書さえあれば問題ないのでしょうか。

長くなりましたので、この問題については、次回に譲りたいと思います。


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